如何利用「專利檢索」與「迴避設計」避免侵權？

文：詹詹自喜

為什麼要做「專利檢索」？哪些情況一定要做「專利檢索」？

一、 開發產品前

具體的說，新的或更好的東西會被創造出來，無非是幾種情況：

1.本來存在的問題未被有效的解決，所以發明人想出解決問題的技術手段

例如：傳統電風扇→表面無扇葉的電風扇（安全考量）

2.現況的產品不佳，有許多可改進的空間

例如：第一代腳踩致動轉盤的好神拖（踏板易踩斷）→只需用手壓的好神拖

3.現況的產品已經不錯，但好還要更好

例如：傳統吸手握式吸塵器→機器人吸塵器（全自動）

4.承上，當你為了解決某個問題，而想進行產品開發前，可以先將構想圖面化、文字化（技術手段的初稿），甚至可以只是憑空想像，但關鍵是這個「想像」必須符合自然界的定理，符合邏輯，接下來要做的，不是馬上動手開發，而是先要進行「專利檢索」。

「專利檢索」的目的，在於客觀的確認你的「想像」是不是別人已經想過，甚至已透過「申請專利」取得專利權，如果已經有相同的「想像」，且相同技術手段（組成要件）被提出申請，也已經取得專利權，那麼你就應該停止這個「想像」。

接著，你可以這麼做：

1.放棄這個構想，因為如果真的去實現（製成產品），那麼無疑你的產品會直接落入前面已取得專利權的「專利範圍」中（即構成專利侵害）。

2.以檢索到的前案內容作為「迴避設計（design around）」的基礎，也就是仔細察看該「專利權」的「專利範圍」，將其組成要件分析出來，再對照自己的「構想」，並找出可以迴避的方法，而所述迴避的方法必須是「減去法」。

例如：該專利權的「專利範圍」之組成要件包括：A+B+C+D，如果你要迴避這個專利，必須想辦法使你的產品，去除其中任何一個要件，才有機會避開這個專利權。

例如我經過改良後，可以達到相同功效的構想（產品），其組成要件為A+B+D+X+Y，後面的X+Y不是重點，重點是C不見了。但很多人會誤以為是用「加入法」，但請注意，如果你改良後的產品之組成要件例如A+B+C+D+F，仍然是構成侵權哦。

從這裡就可以清楚的知道，「專利檢索」絕對不該是在產品製成後才進行。

二、 如果是產品製成後才做「專利檢索」，而且發現產品已落入他人的「專利權範圍」中呢？

通常這要看當下是什麼樣的情況，我們假設產品已經上架（在市場流通）：

1.自行先發現，且確認確實為「侵權」

（1）建議先思考對該專利權是否有可能提出「舉發」的可能性，如果有，趕快進行，在不打草驚蛇的情況下，較佳的建議是由不相關的人當舉發人，盡快對該案提出舉發。

（2）產品本身的設計要同步進行「迴避設計」的思考，講白話就是下一批的產品製造時，必須是已經「迴避設計」完成的產品

（3）至於已經上架的產品，究竟是下架回收？還是繼續賣？要看總體損失的評估。如果在可承受的範圍，下架回收不盡然是壞事。

2.收到存證信函／律師函後才發現

這樣的狀況通常專利權人已經完成蒐證，也就是侵權的事實大多已經掌握在專利權人手中：

（1）請客氣的回覆專利權人針對這件事我們正在了解當中，並回覆需要的時間，千萬別置之不理或惡言相向，除非你非常有把握自己沒事。

（2）盡快的完成「專利侵害鑑定」，確定侵權的事實是否成立。

（3）如果成立，要趕快擬定相應策略。一般我會快速盤點目前商品的情況，包括在市場上的、庫存的、在途的，以盡快計算出最大的損失可能性，然後努力朝向可能和解的方向去談判。

（4）在自行判斷「侵權成立」的情況下，另一個同步的做法，我可能一樣會對該案提出舉發，當然，這必須要在極短的時間之內容收集可供作為「舉發」的證據（一樣是透過「專利檢索」）。

（5）如果依照所收集的證據，我方有相當的把握可以舉發成立，則可以嘗試直接面對訴訟，並在訴訟過程中主張「該專利權無效」。

承接以上第一項，在產品開發的階段，如果經過「專利檢索」，確定沒有相同的前案，而如果本案也在符合專利要件（產業利用性、新穎性、進步性）的情況下，接下來才是考慮是否提出專利申請。

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核稿編輯：翁世航