如何利用「專利檢索」與「迴避設計」避免侵權?

如何利用「專利檢索」與「迴避設計」避免侵權?
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我們想讓你知道的是

哪些情況得做「專利檢索」?如果是產品製成後才做「專利檢索」,而且發現產品已落入他人的「專利權範圍」中,我們能怎麼辦?

文:

為什麼要做「專利檢索」?哪些情況一定要做「專利檢索」?

一、 開發產品前

具體的說,新的或更好的東西會被創造出來,無非是幾種情況:

1.本來存在的問題未被有效的解決,所以發明人想出解決問題的技術手段

例如:傳統電風扇→表面無扇葉的電風扇(安全考量)

2.現況的產品不佳,有許多可改進的空間

例如:第一代腳踩致動轉盤的好神拖(踏板易踩斷)→只需用手壓的好神拖

3.現況的產品已經不錯,但好還要更好

例如:傳統吸手握式吸塵器→機器人吸塵器(全自動)

4.承上,當你為了解決某個問題,而想進行產品開發前,可以先將構想圖面化、文字化(技術手段的初稿),甚至可以只是憑空想像,但關鍵是這個「想像」必須符合自然界的定理,符合邏輯,接下來要做的,不是馬上動手開發,而是先要進行「專利檢索」。

「專利檢索」的目的,在於客觀的確認你的「想像」是不是別人已經想過,甚至已透過「申請專利」取得專利權,如果已經有相同的「想像」,且相同技術手段(組成要件)被提出申請,也已經取得專利權,那麼你就應該停止這個「想像」。

接著,你可以這麼做:

1.放棄這個構想,因為如果真的去實現(製成產品),那麼無疑你的產品會直接落入前面已取得專利權的「專利範圍」中(即構成專利侵害)。

2.以檢索到的前案內容作為「迴避設計(design around)」的基礎,也就是仔細察看該「專利權」的「專利範圍」,將其組成要件分析出來,再對照自己的「構想」,並找出可以迴避的方法,而所述迴避的方法必須是「減去法」。

例如:該專利權的「專利範圍」之組成要件包括:A+B+C+D,如果你要迴避這個專利,必須想辦法使你的產品,去除其中任何一個要件,才有機會避開這個專利權。

例如我經過改良後,可以達到相同功效的構想(產品),其組成要件為A+B+D+X+Y,後面的X+Y不是重點,重點是C不見了。但很多人會誤以為是用「加入法」,但請注意,如果你改良後的產品之組成要件例如A+B+C+D+F,仍然是構成侵權哦。

從這裡就可以清楚的知道,「專利檢索」絕對不該是在產品製成後才進行。

二、 如果是產品製成後才做「專利檢索」,而且發現產品已落入他人的「專利權範圍」中呢?

通常這要看當下是什麼樣的情況,我們假設產品已經上架(在市場流通):

1.自行先發現,且確認確實為「侵權」

(1)建議先思考對該專利權是否有可能提出「舉發」的可能性,如果有,趕快進行,在不打草驚蛇的情況下,較佳的建議是由不相關的人當舉發人,盡快對該案提出舉發。

(2)產品本身的設計要同步進行「迴避設計」的思考,講白話就是下一批的產品製造時,必須是已經「迴避設計」完成的產品

(3)至於已經上架的產品,究竟是下架回收?還是繼續賣?要看總體損失的評估。如果在可承受的範圍,下架回收不盡然是壞事。

2.收到存證信函/律師函後才發現

這樣的狀況通常專利權人已經完成蒐證,也就是侵權的事實大多已經掌握在專利權人手中:

(1)請客氣的回覆專利權人針對這件事我們正在了解當中,並回覆需要的時間,千萬別置之不理或惡言相向,除非你非常有把握自己沒事。

(2)盡快的完成「專利侵害鑑定」,確定侵權的事實是否成立。

(3)如果成立,要趕快擬定相應策略。一般我會快速盤點目前商品的情況,包括在市場上的、庫存的、在途的,以盡快計算出最大的損失可能性,然後努力朝向可能和解的方向去談判。

(4)在自行判斷「侵權成立」的情況下,另一個同步的做法,我可能一樣會對該案提出舉發,當然,這必須要在極短的時間之內容收集可供作為「舉發」的證據(一樣是透過「專利檢索」)。

(5)如果依照所收集的證據,我方有相當的把握可以舉發成立,則可以嘗試直接面對訴訟,並在訴訟過程中主張「該專利權無效」。

承接以上第一項,在產品開發的階段,如果經過「專利檢索」,確定沒有相同的前案,而如果本案也在符合專利要件(產業利用性、新穎性、進步性)的情況下,接下來才是考慮是否提出專利申請。

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本文經智由博集授權刊登,原文發表於此

責任編輯:游家權
核稿編輯:翁世航


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